Passaggi necessari per registrare un marchio

La registrazione di un marchio sottostà in Italia a chiare direttive legali, nelle quali si determina cosa si possa registrare come marchio e quali requisiti si debbano rispettare nella domanda di registrazione. L’organismo centrale per i marchi nazionali italiani è l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), ma è anche possibile registrare marchi riconosciuti in ambito europeo o internazionale. Vi spieghiamo quali passaggi dovete compiere e con quali costi dovete fare i conti quando presentate la domanda per la registrazione di un marchio.

La legge chiarisce in maniera chiara e inequivocabile quali siano i segni distintivi validi per registrare un prodotto o un servizio come marchio. Prima di una registrazione del marchio, non dimenticate di verificare se la sua caratteristica distintiva rispetta i criteri di marchi protetti e se non è in contrasto con marchi anteriori, cioè con quei marchi che già da prima erano stati depositati da un concorrente presso l’UIBM.

Che cosa si può proteggere sotto forma di marchio?

In Italia ci sono due fonti di diritto principali che permettono di stabilire se un prodotto o un servizio possa o meno essere considerato un marchio: il Codice Civile (nello specifico dall’articolo 2569 al 2574) e gli articoli dal 7 al 28 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche). Sul sito dell’UIBM viene data questa definizione di marchio:

“Il marchio è un “segno” usato per distinguere i propri prodotti/servizi da quelli della concorrenza.
Rappresenta uno dei principali elementi dell’immagine dell’azienda e fornisce, agli occhi della clientela, garanzie di qualità e affidabilità. È quindi una risorsa preziosa da tutelare e valorizzare.”

I segni accettati sono i seguenti:

• parole (anche i nomi di persona)
• disegni
• lettere
• cifre
• suoni
• forme del prodotto o della sua confezione
• combinazioni o tonalità cromatiche.

Di conseguenza, il regolamento sui marchi permette di distinguere tre categorie di marchio sulla base degli elementi che lo compongono:

• Marchio denominativo: costituito solo da parole;

• Marchio figurativo: costituito da oggetti reali o di fantasia in una figura o riproduzione;

• Marchio misto o complesso: combina parole e figure/riproduzioni.

Un caso interessante è quello dei marchi di colore: è possibile registrare uno o più colori astratti in combinazione, senza che siano accompagnati da una figura o una riproduzione, perché il colore astratto distingue in maniera chiara un prodotto, un’azienda o un servizio da altri simili (un esempio è il colore RAL-4010, una gradazione di magenta, che è registrato come marchio dall’azienda Deutsche Telekom).

Ricerca del marchio

Secondo la legge, un marchio è un segno che permette di distinguere un prodotto o un servizio di un’azienda in maniera inequivocabile rispetto a quello di un’altra. Un segno, che è stato protetto da un’azienda per un prodotto o un servizio ben preciso, non può quindi essere usato da altre aziende nella prassi commerciale per indicare prodotti o servizi simili o identici. Prima di richiedere la registrazione di un marchio si consiglia quindi di eseguire una ricerca per verificare la disponibilità del marchio ed eliminare possibili collisioni con marchi anteriori. Se il marchio appartiene a un altro proprietario, sussiste l’impedimento relativo alla registrazione.

Un contrasto sui simboli nel marchio può verificarsi quando segni simili o identici vengono usati da diverse aziende per gli stessi (o simili) prodotti o servizi. L’uso di marchi simili o identici in diversi settori è invece possibile perché in questo caso non esiste alcun rischio di confusione. Ma attenzione: l’UBIM non esegue alcuna verifica sulla disponibilità del marchio. Per evitare contese legali, questo passaggio è quindi assolutamente necessario prima di registrare un marchio. Infatti, se vengono danneggiati i diritti di una terza parte che detiene il diritto al marchio, questa ha la possibilità di intraprendere azioni legali. Possibili conseguenze potrebbero essere la cancellazione del marchio o una causa in tribunale.  

Per verificare la disponibilità di un marchio, potete consultare i seguenti siti web:

• Il registro dell’UBIM

• eSearch plus

• ROMARIN

• TMview

• Global Brand Database

Registrare un marchio in Italia

In Italia, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che fa parte del Ministero dello Sviluppo Economico, è l’ente presso il quale si devono presentare le domande di registrazione del marchio. I costi variano a seconda del numero di classi (determinate dalla Classificazione di Nizza) dei prodotti o servizi e sulla base della forma in cui viene presentata la domanda:

• Deposito online sul sito dell’UIBM: bisogna pagare 101€ per le tasse di registrazione, che includono anche il pagamento di una classe di prodotti. Se si vogliono aggiungere delle classi, bisogna pagare 34€ in più per ognuna. In caso di marchio collettivo invece il costo è di 337 per una o più classi. A questo si aggiunge una marca da bollo da applicare al modulo originale della domanda di registrazione di 42€.

• Deposito cartaceo: i costi delle tasse di registrazione sono uguali a quelli indicati sopra. In questo caso bisogna acquistare una marca da bollo da 16€ da applicare sul modulo originale di registrazione e, eventualmente, un’altra uguale se si richiede una copia conforme del verbale del deposito. In più si aggiungono circa 40€ se si desidera una copia autentica del deposito.

• Lettera d’incarico: in questo caso la domanda di deposito viene effettuata da un mandatario. Le tasse di registrazione e i costi delle marche da bollo sono gli stessi, a questi si aggiunge una tassa di concessione governativa per la lettera di incarico di circa 34€.

Indipendentemente dal modo in cui viene presentata la domanda, l’UIBM ha bisogno dei seguenti dati:

• Dati corretti del richiedente: nome e indirizzo della persona fisica o giuridica che richiede di depositare il marchio.

• Presentazione del marchio: presentare il marchio in maniera conforme alle direttive stabilite dalla legislazione sui marchi. Una volta ricevuto l’UIBM effettuerà un esame formale e una volta concluso verrà messo immediatamente a disposizione del pubblico nel Bollettino per invenzioni, modelli e marchi dell’UIBM, pubblicato almeno con cadenza mensile.

• Elenco di prodotti o servizi: i prodotti e i servizi sono divisi secondo la Classificazione di Nizza in 45 classi, che corrispondono ciascuna a un ambito di tutela di un marchio.

Sulla base delle informazioni fornite nella vostra domanda, l’UIBM verifica se siano soddisfatte le condizioni formali e materiali per depositare un marchio. Se sussiste uno dei cosiddetti impedimenti relativi o assoluti, la domanda viene respinta. Il controllo, se i diritti d’autore di marchi già esistenti siano danneggiati attraverso la registrazione, non è parte di questa verifica.

Nel caso in cui il marchio sia giudicato conforme alle direttive e non ci siano altri impedimenti, il marchio viene registrato dall’UIBM. La tutela del marchio vale per dieci anni. Alla sua scadenza deve essere rinnovato pagando una tassa di rinnovo.

Registrare un marchio europeo

Oltre a poter registrare un marchio nazionale, si può anche depositarlo a livello europeo (marchio europeo). Per poter proteggere un marchio in tutti i paesi europei, bisogna presentare una domanda di registrazione presso l’EUIPO. I costi di una registrazione di questo tipo ammontano a circa 850€ per la domanda online e a 1000€ per una registrazione cartacea. Se il prodotto o il servizio protetto dal marchio dovesse avere più di una classe, l’EUIPO aggiunge un’ulteriore tassa di 50€. Ogni classe ulteriore a partire dalla terza costa 150€. Anche la registrazione di un marchio europeo concede una protezione di 10 anni, che può poi essere estesa.

Il marchio è valido in tutti e 28 i paesi dell’Unione e, di conseguenza, un cittadino appartenente a uno qualsiasi dei paesi membri può presentare un ricorso, se si ritiene vittima di un danneggiamento del marchio. Il periodo di opposizione dopo la presentazione della domanda di registrazione di un marchio è di tre mesi, come nel caso dei marchi nazionali italiani.

Registrare un marchio internazionale

Per registrare un marchio internazionale è necessario essere titolari del marchio o averlo già registrato presso uno dei registri nazionali. Le direttive legali si rifanno all’Accordo di Madrid e al Protocollo di Madrid. Stando alle direttive del trattato, si può presentare domanda per registrare un marchio internazionale contattando direttamente l’UIBM, che inoltra poi la domanda all’organismo internazionale centrale (WIPO), dove il marchio viene rilasciato senza verifica. Una verifica della registrazione internazionale del marchio sulla base di relativi e assoluti impedimenti alla registrazione avviene solo dopo l’invio agli uffici che si occupano dei marchi nei 97 stati che hanno aderito agli accordi di Madrid. Se non c’è alcun impedimento, il marchio nazionale viene registrato anche come marchio internazionale (marchio IR). I marchi IR godono, in ogni stato aderente, dello stesso livello di protezione dei marchi nazionali.

Il costo per registrare un marchio nazionale è di 255,68€ se la domanda è inoltrata dall’UIBM, di 300€ invece se si basa sulla richiesta da un marchio comunitario. Costi aggiuntivi dipendono dal tipo e dal numero di stati in cui si vuole proteggere il marchio. Un elenco dettagliato è disponibile qui. Anche i marchi internazionali sono protetti per 10 anni e possono essere rinnovati pagando una tassa.

Prima di procedere al deposito, ci sono diversi passaggi necessari, che assicurano che un marchio registrato rispetti le linee guida giuridiche. Per essere inserito nel registro nazionale dei marchi, la caratteristica distintiva del marchio, come anche la domanda, devono rispettare tutti i requisiti formali. Inoltre, non dovrebbero esistere eventuali impedimenti relativi o assoluti alla registrazione.

Requisiti formali

Affinché il segno distintivo della propria azienda venga inserito nel registro dei marchi in quanto tale, bisogna presentare una richiesta ufficiale all’UIBM. Ci sono alcuni requisiti formali che dovete rispettare: anche solo il più piccolo errore nella registrazione può portare alla bocciatura della richiesta. Quindi si consiglia prima di assicurarsi di aver inserito tutti i dati corretti nel modulo di richiesta e di verificare il soddisfacimento dei requisiti formali, come la ricevuta dei pagamenti effettuati ed eventuali altri documenti.

Il processo di registrazione avviene in diverse fasi:

• Ricevibilità: l’UIBM controlla il richiedente del marchio, la riproduzione del marchio stesso e l’elenco dei prodotti/servizi;

• Esame formale: l’UIBM controlla il contenuto della domanda;

• Esame tecnico: l’UIBM controlla non ci siano impedimenti assoluti alla registrazione;

• Pubblicazione: la domanda è messa a disposizione del pubblico nel Bollettino dei Brevetti per invenzioni, modelli e marchi, pubblicato almeno a cadenza mensile;

• Osservazioni: qualunque interessato può contattare l’UIBM se ritiene che il nuovo marchio inserito nel bollettino lo danneggi in qualche modo. Se l’UIBM ritiene le osservazioni pertinenti, l’interessato ha trenta giorni per presentare le sue considerazioni.

• Opposizione amministrativa: i titolari di un marchio anteriore possono opporsi alla registrazione del nuovo marchio entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

• Registrazione: una volta accertato che non ci siano impedimenti, o una volta risolti, il marchio viene registrato presso l’UIBM.

Il tempo medio richiesto per registrare un marchio è di circa 6 mesi. Infatti, sono necessari almeno tre mesi dalla pubblicazione sul Bollettino dei Brevetti per invenzioni, modelli e marchi, per dare la possibilità ai concorrenti di opporsi all’effettiva registrazione.  

Impedimenti alla registrazione

Gli impedimenti alla registrazione di un marchio possono essere di due tipi: assoluti (il marchio non è idoneo o danneggia la collettività) e relativi (il marchio è in contrasto con gli interessi di terzi). Tra gli impedimenti assoluti si enumerano:

• I marchi decettivi (ingannevoli)

• I segni che non rispettano il buon costume

• Gli stemmi

• I segni privi dei requisiti di validità richiesti dall’UIBM

• I segni privi di caratteri distintivi (ad esempio le denominazioni generiche o le descrizioni)

Tra gli impedimenti relativi ci sono:

• L’esistenza di un marchio anteriore simile o uguale

Un’obiezione sulla base degli impedimenti assoluti può essere avanzata da chiunque, mentre quella relativa solo dalla terza parte interessata.

Se un segno presenta somiglianze con un marchio noto, sussiste un impedimento assoluto, motivato dal fatto che esiste un rischio di confusione con il marchio già conosciuto.

Registrando ufficialmente il marchio di un certo prodotto o servizio, acquisite il diritto esclusivo di utilizzarlo per i prodotti o i servizi protetti in commercio. Se un concorrente danneggia il vostro diritto al marchio, potete esigere che venga oscurato o richiedere i danni. Infine, siete liberi di vendere il vostro marchio o di concederlo in uso a terzi.